« I love » brise des coeurs. Une histoire de marques au goût amer… I ♥ NY, I (mug) NY, I ♥ PARIS

Lorsqu’outre-Atlantique la marque « I ♥ NY » rencontre « I (mug) NY », l’excitation est à son comble. Cette histoire de (dés)amour serait-elle la même en France ?

Le seul, l'unique, le vraiVSLe logo du désamour

Article republié sur 200px-Logo_Rue89.svg

Il ne fallait pas provoquer le Barrista…

Everyman Expresso est une chaîne de deux coffehouse de New York aux cafés particulièrement appréciés et récompensés. A sa tête, Sam Penix, un homme passionné du café jusqu’au bout des phalanges jusqu’au bout des phalanges sur lesquels il s’est tatoué “I”,”mug”,”N”,”Y”..

Tout allait bien pour Monsieur Penix jusqu’à ce qu’il eut l’outrecuidante idée de faire de sa main un logo pour son coffehouse. Bien mal lui en a pris car il ne fallut que peu de temps à l’Etat de New York, propriétaire de la marque “I ♥ NY”, pour le rappeler à l’ordre. En effet, dans un courrier au ton péremptoire, l’avocat de l’Etat de New York exigea de Monsieur Penix le retrait du logo « I (mug) NY » sur le champ, au motif qu’il violait les droits de son client.

Monsieur Penix s’exécuta immédiatement par crainte que la toute-puissance de l’Etat de New York s’abatte sur lui. Il pensait être tiré d’affaire mais c’était sans compter sur l’insatiabilité de son adversaire qui lui proposa par la suite un choix cornélien:

  • soit lui fournir le montant de son chiffre d’affaires dégagé durant la période d’utilisation du logo, pour que, tout naturellement, soit calculé l’indemnité qu’il doit à l’Etat de New York,
  • soit faire une offre pour l’acquisition d’une licence d’utilisation de la marque “I ♥ NY”, au prix bien connu pour être prohibitif.

Il n’en fallait pas moins pour énerver un homme dont la caféine est son métier. Monsieur Penix remit immédiatement son logo en activité, mais avec une modification qui est un véritable pied-de-nez à l’Etat de New York. Sur ses phalanges est dorénavant placardé le mot “censored”, censuré en anglais…

L’amour censuré

Cette pirouette lui permet ainsi d’être à l’abri de la vindicte judiciaire de l’Etat de New York tout en contestant publiquement son comportement … et se faire un peu de pub au passage !

La position tenue par l’Etat de New York a été décriée outre-Atlantique par la presse spécialisée. Que ce serait-il passé si ce conflit s’était produit dans nos contrées ?

L’amour à la française

Partons de l’hypothèse, pour rendre tout cela plus frenchie, que la marque déposée soit “I ♥ PARIS” ou « J’♥PARIS » et que le logo d’Everyman Expresso soit “I (mug) PARIS” ou « J’(mug) PARIS » (ce qui prendrait tout de même 3 phalanges supplémentaires…).

Les marques « I ♥ PARIS » et « J’♥ PARIS » existent. Elles ont  été enregistrées dès 1980, soit à peine 3 ans après la création, gratuite, du logo “I ♥ NY” par Milton Glaser et un an après son dépôt comme marque aux USA.  Les marques « I ♥ PARIS » et « J’♥ PARIS » ont été enregistrées pour  désigner des produits très divers (du tuyau métallique au calendrier,  en passant par la boule à thé).

« I (mug) PARIS » / « J’(mug) PARIS » n’existent pas. Si ces logos devaient être déposés, ils le seraient vraisemblablement pour des services de restauration (classe 43) et pour de la vaisselle (tasses, mugs etc.) (classe 21).

Imaginons également que le titulaire des marques “I ♥ PARIS” / « J’♥ PARIS » ait menacé de poursuites Everyman Expresso de cesser toute utilisation de son logo. Quelle attitude pourrait-il adopter ?

  • soumise, il cesse tout usage de son logo,
  • conciliatrice, il se rapproche de son adversaire et parvient à conclure un accord de coexistence de marques moyennant quelques pécules,
  • passive, il attend d’être assigné pour contrefaçon et se défend sur le terrain de l’absence de risque de confusion entre les logos,
  • agressive, la meilleure défense étant l’attaque, il assigne son adversaire en nullité de ses marques pour défaut de distinctivité.

Un conflit de ce genre a déjà eu lieu entre « I ♥PARIS » / « J’♥ PARIS » et  « I ♥ La Tour Eiffel ». Le « créateur » de ce dernier, las de ne pas arriver à déposer cette marque, a fait le choix de la stratégie agressive. Ce choix osé fut couronné de succès. La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 8 mars 2013 lui a donné gain de cause et a confirmé le jugement qui avait prononcé la nullité pour défaut de distinctivité des marques “I ♥PARIS”, “J’♥ PARIS“ !.

Qu’est-ce que la distinctivité ?

Pour être valide une marque doit être, notamment, distinctive. La distinctivité est le fait pour une marque de ne pas être composée d’un signe nécessaire, générique, usuel ou simplement descriptif de l’objet ou du service qu’il désigne. La marque doit donc comporter un signe arbitraire par rapport à ce qu’il signifie. Par exemple, si “Expresso” ou “Fort de caféine” étaient déposés comme marques pour un café, elles ne seraient pas valides.

L’autonomie de la distinctivité

La notion de distinctivité s’est complexifiée lorsque la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a dégagé un « critère autonome de distinctivité” à la fin des années 1990. Selon la CJUE, il s’agit de l’aptitude d’une marque « à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement (de la marque) comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à  distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises”. Si cette condition n’est pas remplie, la marque n’est pas valide.

Cette notion se rattache directement à la fonction même de la marque qui est de “distinguer les produit, objets ou services d’une entreprise quelconque”. En clair, la marque doit permettre au consommateur de repérer que le produit est commercialisé par une entreprise spécifique et non une autre, sans pour autant que ce consommateur connaisse le nom de cette société. Le critère autonome de distinctivité a été ignoré par la jurisprudence française jusqu’à ce que la Cour d’appel de Paris l’applique enfin en 2008.

La distinctivité de « I ♥ PARIS » / « J’♥ PARIS »

Dans l’arrêt qui nous intéresse, « I ♥ PARIS » / « J’♥ PARIS » contre « I ♥ La Tour Eiffel », la Cour d’appel de Paris a poursuivi l’application de ce critère. Pour la Cour, le signe qui compose la marque doit être perçu d’emblée par le consommateur comme un indicateur d’origine commerciale. Si ce n’est pas le cas, alors ce signe n’est pas apte à distinguer ces produits de ceux qui proviennent d’une autre entreprise. Il ne peut donc être utilisé comme marque.

Elle énonce ainsi très clairement que « pour distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise, un signe (…) doit conduire le public pertinent à penser, d’emblée, que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée”.

Il ne s’agit cependant pas pour le consommateur de connaître le nom exact de l’entreprise qui se cache derrière la marque. Il s’agit plutôt pour lui de savoir qu’il existe une entreprise en particulier, peu importe laquelle, qui fabrique ou fait fabriquer le produit qu’il achète.

Pour appliquer ce critère à  “I ♥” et “J’♥”, elle explique tout d’abord que ces signes véhiculent un message d’attachement à une ville particulière. Le consommateur, depuis 1977 et l’apparition du slogan “I ♥ NY”, serait familiarisé à ce type d’affichage destiné à extérioriser l’enthousiasme d’une personne pour un lieu particulier. Elle précise ensuite que le consommateur est habitué à voir ces logos associés à d’autres noms. Il les perçoit donc comme une des caractéristiques du produit qu’il acquiert.

Elle en conclut que le consommateur ne peut pas percevoir “I ♥” et “J’♥” comme une garantie que le produit est fabriqué et commercialisé par une entreprise en particulier. Elle achève son raisonnement par la confirmation du jugement qui avait annulé les marques “I ♥ PARIS” et “J’♥ PARIS” !

Rien ne s’opposerait donc à ce que notre imaginaire frenchie Everyman Expresso dépose sa marque “I (mug) PARIS”, sauf peut-être un détail…

L’amour en suspens

L’arrêt dont je vous parle vient de faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. En clair, si ces marques sont effectivement annulées aujourd’hui, la Cour de cassation pourrait très bien casser l’arrêt de la Cour d’appel et renvoyer les parties devant d’autres magistrats qui en décideraient autrement. Les marques n’auraient alors jamais cessé d’exister.

Cependant, il est peu probable que la Haute juridiction désavoue la Cour d’appel sur le “critère autonome de distinctivité”. Cette notion est conforme à l’objectif du droit des marques et fait l’objet d’une application constante par la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Surtout, la Cour de cassation a déjà eu à connaitre de divers arrêts de la Cour d’appel de Paris qui avaient appliqué le  « critère autonome de distinctivité ». A chaque fois, la Cour de cassation, sans aller jusqu’à donner sa propre définition, a confirmé la position de la Cour d’appel de Paris.

Cela n’empêche toutefois pas la décision de la Cour d’appel de Paris d’être critiquable. En effet, la validité de la marque doit être appréciée au moment de son dépôt. Or, si aujourd’hui il est très courant de rencontrer le signe “I ♥” de par le Monde, j’ai quelques doutes que c’était aussi le cas en 1980, lorsque les marques “I ♥ PARIS” et “J’♥PARIS” ont été déposées. A cette époque, cela ne faisait que 3 ans que le slogan “I ♥ NY” existait et il venait tout juste d’être déposé comme marque aux Etats-Unis. Il n’était vraisemblablement pas aussi populaire en France que ce qu’il est aujourd’hui.

L’affaire est donc à suivre …

Merci à Alix pour m’avoir fait remarquer que, tout de même, il y a beaucoup de contrefaçon de I ♥ NY et peu de  I ♥ PARIS 

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